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Depuis la réforme de la Loi sur les marques de commerce en juin dernier, l’obtention de l’enregistrement d’une marque de commerce n’est plus conditionnelle à son emploi au Canada.

Cependant, le Registraire des marques de commerce (le « Registraire ») peut radier l’enregistrement d’une marque de commerce qui n’est pas employée, au Canada, dans les trois années suivant sa date d’enregistrement.

Dans la récente décision, Live! Holdings, LLC. c. Oyen Wiggs Green & Mutala LLP et Pickering Developments (Bayly) Inc. (2019 FC 1042), la Cour Fédérale a balisé le droit de maintenir l’enregistrement d’une marque de commerce utilisée en lien avec des services rendus, à distance, à des Canadiens.

Dans cette affaire, la principale question était de déterminer si Live! Holdings, LLC., une société étrangère n’ayant pas d’établissement au Canada, avait fait la démonstration de l’emploi, au Canada, de sa marque enregistrée en lien avec ses services de publicité, de marketing et de divertissement consistant, notamment, en des services de réservation de billets pour des évènements ou de séjours dans des hôtels aux États-Unis, offerts à des Canadiens, par le biais de sites internet.

La Cour Fédérale a statué, qu’en soi, l’accessibilité à des services de réservation en ligne sur des sites internet non Canadiens, ne constitue pas un emploi d’une marque de commerce au Canada. De tels services doivent procurer des bénéfices tangibles et réels aux Canadiens. Pour ces motifs, la Cour Fédérale a rejeté l’appel par Live! Holdings, LLC. de la décision du Registraire de radier la marque « LIVE ».

Cette décision est particulièrement pertinente en matière de commerce électronique ou pour les entreprises en technologie qui transigent avec les consommateurs canadiens à distance.

Autant les titulaires Canadiens, qu’étrangers, ont intérêt à réviser leurs marques de commerce afin de s’assurer du maintien de leur enregistrement et de leur protection au Canada.

Par Mélanie Masson